案例导入

王某于2018年11月18日向国家知识产权局申请了《玩具盒》外观设计专利,并于2019年4月23日获得授权。甲玩具厂从事玩具盒等生产行业多年,生产订单数量巨大,在安徽省内具有较高的知名度。后王某起诉甲玩具厂要求立即停止侵犯其外观设计专利权并赔偿经济损失44万元。甲玩具厂随后委托律师代理案件,并表示在申请日2018年11月18日之前,该玩具盒外观设计已经在行业内广泛使用,并且卖的很火。   

律师经过比对认为被诉侵权的玩具盒与涉案专利构成实质性相似,现有设计除颜色、分布面略有差异,与涉案专利、被诉侵权的玩具盒同样构成实质性相似。但甲玩具厂手上暂无构成现有设计的证据,仅有申请日之后的订单记录。律师立即指导甲玩具厂多渠道搜集该款式玩具盒在2018年11月18日之前在市场上已经广泛销售的证据并进行相应的存证工作。最终,搜集到多名甲玩具厂的客户、同行的朋友圈产品展示图片、视频,能够看清玩具盒上印有时间的客户送礼图片,公众号链接,以及甲玩具厂购买现有设计素材的淘宝订单、打版记录等构成现有设计的证据。开庭前的证据交换和比对后,面对甲玩具厂完整充分的证据链,王某当庭撤诉并承担诉讼费用。本案现有设计抗辩成功。

一、现有设计的概念

人民法院在对现有技术及现有设计抗辩进行审查时，对于现有技术或者现有设计的确定应当依照现行专利法第二十二条以及专利法第二十三条的规定，即：“本法所称现有技术，是指申请日以前在国内外为公众所知的技术”；“本法所称现有设计，是指申请日以前在国内外为公众所知的设计”。依据专利权的保护范围应与专利权人的创新性贡献相适应的原则，专利权人只能就其相对于现有设计的创新性贡献获得专利保护，因此现有设计不纳入外观设计专利权保护范围。

另外，我国对外观设计专利申请仅进行初步审查，而向国家知识产权局专利局复审和无效审理部提出专利无效请求的行政程序加司法程序周期较长，允许被控侵权人在外观设计专利侵权民事诉讼中提出现有设计抗辩，有利于提高诉讼效率，维护公众合法权益。

二、现有设计抗辩的规定

现有设计抗辩，是指被诉侵权设计与一项现有设计相同或者相近似，或者被诉侵权设计是一项现有外观设计与该产品的惯常设计的简单组合，则被诉侵权设计构成现有设计，被诉侵权人的行为不构成侵犯外观设计专利权。

现有设计抗辩作为一种抗辩权，是对专利权人的知识产权请求权的阻却，并没有否认专利权人的权利基础本身。因此被诉侵权人提出现有设计抗辩若成立，其结果是认定被诉侵权人的行为不构成侵犯外观设计专利权，而非否定该外观设计专利权的效力。

三、分析建议

1.实践中，往往会采取将现有设计抗辩与专利无效宣告同时进行。在一并提出专利无效宣告的情况下，专利权人更能感受到威胁，如有必要可以向专利局申请该外观设计专利权评价报告，作为权利稳定性的初步判断。若该专利权本身稳定性不高，被宣告无效的概率比较大，这时专利权人往往愿意与被诉侵权人达成和解，从而轻松的解决侵害外观设计专利权纠纷。

2.专利权人在专利申请前切记应当做好保密措施，不要在朋友圈、QQ空间、知乎等网络发布产品图片，防止专利相关资料被公开和披露。而对于缺乏新颖性和创造性的产品，即便不申请专利也应当及时联系律师保存公开的文献资料以及公开使用的证据，避免他人恶意申请专利起诉自己。

3. 关于现有设计抗辩准备相关电子数据问题，如果提供的是内部证据，证明力相对比较薄弱，需要形成一个完整的证明链才能证明自己的主张。如果是电商平台销售公开的证据，优先选择具有较高社会公信力的大型互联网平台，如淘宝、天猫、京东、拼多多等大型购物平台，同时要注意记录形成的时间，如淘宝买家晒图、评论上传时间等。如果是社交平台公开证据，如微博、微信朋友圈、QQ空间发布的产品图片，因具有一定的私密性，用户可以随时修改公开范围而且不留下痕迹，应谨慎考虑是否使用，司法案例中出现微信朋友圈所发表的内容不能作为涉案专利的现有设计的认定。